mardi 20 mai 2014

La médiation au Québec : les praticiens en marques de commerce s'y intéressent

L'article original (que je reproduis ici in extenso) est accessible sur le site de l'Institut d'Arbitrage et de Médiation du Québec (IMAQ) par le lien ci-dessous 
La médiation : Les praticiens en marques de commerce s’y intéressent!
     Pierre Gerardin


Cet exemple québécois (conférence et témoignages d'avocats sur leurs pratiques de médiations en PI) est-il reproductible en France ?


Le 12 février 2014 a eu lieu une conférence du Regroupement des praticiens du droit des Marques de commerce (RPM) intitulée Cas pratiques de médiation en matière de marques de commerce. Me Marjolaine Gagnon et Me Richard Levy, membres du comité de propriété intellectuelle de l’IMAQ, ont collaboré avec Me Chantal Desjardins, responsable du RPM, à la mise en œuvre de cette activité.
Les conférenciers étaient Me François Guay (Smart & Biggar Fetherstonhaugh) et Me Michael Erdle (Deeth Williams Wall et Practical Resolutions, Inc.).

Lors de la présentation, les conférenciers ont traité avec dynamisme de leur expérience concrète et vécue en médiation dans le cadre de conflits liés aux marques de commerce et à la propriété intellectuelle, l’un, Me Erdle, à titre de médiateur et l’autre, Me Guay, à titre d’utilisateur de service de médiation pour ses clients. Les expériences de médiation discutées ont été tant celles dont le médiateur est un protonotaire de la Cour fédérale du Canada que celles qui s’opèrent hors du contexte judiciaire avec la participation d’un médiateur privé.
Voici quelques thèmes abordés lors de cette conférence :
Les situations qui se prêtent le mieux à la médiation dans le cadre de conflits liés aux marques
Deux situations ont été soulevées :
  • Lorsque les parties emploient des marques depuis plusieurs années et que celles-ci entrent en conflit suite à l’évolution des produits et services des parties ou des canaux de distribution (ex. Tigre de Esso c. Tigre de Kellogg’s);
  • Lorsque les parties ont une relation d’affaires existante ou potentielle.
Les conflits qui s’y prêtent le moins
Les conflits découlant de contrefaçons se prêtent peu à la médiation. Prenons comme exemple le cas de mise en marché d’imitations de sacs à main portant une marque reconnue, et ce, sans autorisation. Peut-on réellement avoir confiance qu’un tel contrefacteur respectera une entente négociée?
Les avantages particuliers de la médiation dans le cadre de conflits portant sur les marques de commerce, ainsi que les solutions pouvant se concrétiser en pareille matière
Me Guay a abordé cette question sous l’angle suivant : pourquoi régler? Selon lui, la principale raison n’est pas nécessairement celle des frais. La première raison est la CERTITUDE. Au procès, tout peut arriver, alors que les parties contrôlent le résultat dans le cadre d’une négociation. La médiation apporte plus de latitude aux parties quant aux questions traitées ainsi qu’aux solutions.
Les deux conférenciers soulèvent le fait que la créativité a toute sa place en médiation et qu’il ne faut pas négliger les opportunités d’affaires qui peuvent se présenter dans le cadre de la négociation. Les opportunités suivantes, particulières aux marques de commerce, ont été discutées :
  • Les acquisitions;
  • L’octroi de licences;
  • Les ententes de coexistence de deux ou plusieurs marques sur le marché mettant fin à l’emploi créant la confusion entre les marques, mais permettant d’autres emplois;
  • Les modifications volontaires au registre des marques de commerce permettant de maintenir le registre propre et rendre l’accès à l’enregistrement plus difficile pour une tierce personne.
Certains pensent qu’une entente de coexistence affecte de façon négative les droits dans la marque de commerce, notamment quant à son caractère distinctif. Me Guay est d’avis qu’il s’agit d’une fausse croyance. À sa connaissance, aucun jugement n’a été rendu reprochant l’existence d’une entente de coexistence antérieure. Dans la mesure où une telle entente est adéquate et bien rédigée, il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter pour le futur.
La nécessité ou non que le médiateur détienne une expertise pointue en matière de marques de commerce en plus d’une formation de médiateur
Selon les conférenciers, le médiateur doit détenir une expérience et une connaissance suffisante en marques de commerce pour bien saisir les enjeux et aider les parties à élaborer une solution gagnante-gagnante qui pourrait ne pas être évidente pour une personne n’ayant pas l’expertise suffisante en propriété intellectuelle. Au surplus, les parties et leur procureur ne désirent pas se trouver dans l’obligation de former le médiateur sur les notions de base en marques de commerce.
En ce qui concerne la formation en médiation, il semble malheureusement y avoir une disparité quant à la compétence et la formation des divers protonotaires agissant à titre de médiateur à la Cour fédérale.
Les facteurs de résistance à la médiation
Selon Me Guay, la première résistance proviendrait des avocats eux-mêmes! D’autres facteurs ont également été discutés :
  • Le fait que souvent l’une ou les deux parties prétendent que l’autre partie n’est pas raisonnable et que pour cette raison la médiation n’est pas souhaitable;
  • Il est trop tôt. Les parties n’ont pas toute l’information pertinente pour entamer la médiation;
  • Proposer ou accepter la médiation est un signe de faiblesse.
Quant au moment où la médiation devrait avoir lieu, les conférenciers ne s’entendent pas. Me Guay est d’avis qu’il y a plus de chances de succès lorsque les parties sentent la pression d’un procès imminent, alors que Me Erdle, médiateur, est d’avis que le plus tôt sera le mieux. Me Erdle propose aux avocats et parties de se questionner ainsi : est-ce qu’il y a lieu d’attendre parce que mon dossier sera plus solide plus tard? Si la réponse est non, pourquoi attendre?
Le sujet de l’apparence de faiblesse de la partie qui propose la médiation a soulevé l’intérêt des participants à la conférence. Plusieurs semblent rencontrer cette situation dans le cadre de leur pratique. Le message de Me Guay est clair : il faut cesser d’avoir cette crainte. Elle n’est pas fondée. Au surplus, selon lui une bonne offre de règlement soumise au bon moment peut favoriser la médiation. Cela crée la pression de régler. Il nous rappelle d’ailleurs l’existence de l’article 420 des Règles des Cours fédérales concernant les conséquences de la non-acceptation de l’offre d’une partie sur les dépens lorsque le jugement est aussi ou plus avantageux que les conditions de l’offre.
Sur la question de l’apparence de faiblesse, Me Erdle est du même avis que Me Guay et considère que le contraire est plutôt vrai. Plus votre dossier est solide, plus la médiation est susceptible d’être à votre avantage puisque vous aurez un plus grand pouvoir de négociation. Il ajoute que le défi dans toute médiation est de convaincre l’autre partie qu’il est dans son intérêt supérieur de régler et qu’il s’agit des meilleures conditions qu’elle obtiendra.
En somme, ce fut une excellente occasion de discuter de médiation avec plus de 25 praticiens du droit des marques de commerce et par conséquent, une tribune de choix afin de promouvoir la pratique de la médiation dans le cadre de conflits liés aux marques.

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